Internationaal privaatrecht

De auteursrechthebbende in internationale context: Intellectueel eigendomsrecht en internationaal privaatrecht

Een belangrijk kenmerk van intellectuele eigendomsrechten is hun internationale dimensie. IE-rechten zien primair op de bescherming van geestelijke prestaties, die zich door hun immateriële karakter weinig aantrekken van landsgrenzen.

Ondanks deze internationale dimensie zijn vraagstukken van internationaal privaatrecht binnen het intellectueel eigendomsrecht (IE-rechten) onderbelicht gebleven. Deels is dat te verklaren doordat de wetgever zich hoofdzakelijk geconcentreerd heeft op het bijbenen van de razendsnelle technologische ontwikkelingen. Daarnaast speelt een rol dat intellectuele eigendomsrechten met name in de procespraktijk van belang zijn geweest, nu ze van oudsher een effectief wapen zijn in de strijd tegen concurrenten (denk bijvoorbeeld aan de verhitte IE-battles tussen Philips en Remington of tussen Apple en Samsung).

In de laatste decennia is het intellectueel eigendomsrecht echter in toenemende mate een rol gaan spelen in de internationale handelstransactiepraktijk. Dat verwondert ook niet: steeds meer bedrijven beschikken over een aanzienlijke IE-portefeuille; hun vermogenswaarde bevindt zich veelal in immateriële activa. Een en ander betekent dat er steeds meer belang toekomt aan internationaal privaatrechtelijke aspecten van IE-rechten. De vraag is dan welk recht bepaalt wie de rechthebbende is, welk recht bepaalt of een IE-recht overdraagbaar is –en zo ja, hoe- en welk recht beslist of een IE-recht als onderpand kan dienen.

Juridisch advies IPR en contractenrecht

In deze webpagina besteden wij om te beginnen kort aandacht aan enkele algemene internationaalrechtelijke uitgangspunten binnen het IE-werkveld. Vervolgens gaan we dieper in op de internationaal privaatrechtelijke aspecten van het auteursrecht dat –hoewel in de praktijk zeer belangrijk- wat betreft de IPR-aspecten weinig in de belangstelling staat.

Onze adviezen inzake het internationaal privaatrecht zijn met name gericht op bedrijven, houders van intellectuele eigendomsrechten alsook op collega advocatenkantoren die behoefte hebben aan deskundig juridisch advies op dit rechtsgebied. Wij behandelen ook zaken betreffende contractenrecht en IPR.

Grensoverschrijdende Handelstransacties

U bent derhalve welkom om ons een adviesverzoek voor te leggen met betrekking tot het screenen of opstellen van contracten. Ook overeenkomsten waarin internationale aspecten -zoals grensoverschrijdende handel- een rol spelen. U wilt bijvoorbeeld zakendoen met Amerika, Duitsland, Korea of Japan. Zoals het grensoverschrijdend exploiteren of non-exclusief in licentie geven van uw software of know-how.

Stukje historie Industrieel eigendomsrecht

De internationale dimensie van intellectuele eigendomsrechten heeft men in de afgelopen 120 jaar gestalte trachten te geven in en door diverse IE-verdragen. Denk aan het Unieverdrag van Parijs (1883, internationaal kader voor de bescherming van industriële eigendom) en de Berner Conventie (1886, internationaal kader voor de bescherming van auteursrechten).

Minder bekend zijn de verdragen op deelterreinen van het intellectueel en industrieel eigendomsrecht, zoals het Verdrag van Madrid (1891, internationale inschrijving van merken) de Overeenkomst van Den Haag (1928, betreft de modelrechten), het Verdrag van Straatsburg (1964, inzake harmonisatie van het octrooirecht) en het Octrooisamenwerkingsverdrag(1970, regelt de internationale octrooiaanvraag).

TRIPs Overeenkomst

In de tweede helft van de vorige eeuw vatte men het plan op om het Unieverdrag van Parijs en de Berner Conventie te herzien. Dit proces verliep zeer moeizaam, mede door de grote belangentegenstellingen tussen derdewereldlanden en de westerse wereld. Men kon niet tot overeenstemming komen. De patstelling werd doorbroken door de TRIPs-Overeenkomst (1995, onderdeel van het Wereldhandelsverdrag). TRIPs omvat zowel het Unieverdrag van Parijs (industrie) als de Berner Conventie (auteursrechten) en voorziet in enkele moderniseringen en aanvullingen inzake rechtsbescherming en rechtshandhaving.

Hoewel het bestaan van zoveel internationale verdragen anders doet vermoeden, creëren zij geen supranationale IE-rechten. De verdragen leggen de verdragslanden verplichtingen op inzake de te garanderen minimumbescherming. Anders gezegd: de verdragen bevatten vooral een opdracht aan de afzonderlijke nationale wetgevers. Die moeten ervoor zorgen dat de wetgeving inzake IE-rechten in lijn is met de verdragen.

Voor het overige zijn en blijven intellectuele eigendomsrechten- opvallend genoeg- nationale rechten, behalve voor zover het de Benelux merken- en modelrechten betreft of men van doen heeft met de Europese merken-, model- en kwekersrechten. De Benelux-rechten en de Europese rechten kennen een afzonderlijke regeling en hebben daarmee wel een supranationaal karakter.

Territorialiteitsbeginsel en gelijkstellingsbeginsel

Uitgangspunt is dus dat intellectuele eigendomsrechten nationale rechten zijn. Zij vinden doorgaans dan ook een regeling in de nationale wet. Voor het auteursrecht is dat niet anders. Het is een nationaal recht dat een nationale regeling kent. Maar wat betekent dit uitgangspunt nu als men als rechthebbende zijn rechten in een ander land wil handhaven? De Berner Conventie treft hiervoor een regeling in artikel 5 lid 1, die –kort- inhoudt dat niet-ingezetenen een recht verkrijgen dat in omvang en werking gelijk is aan het recht dat de eigen onderdanen van een land toekomt en dat los staat van het al dan niet bestaan van bescherming in het land van herkomst.

Dit is het zogenaamde gelijkstellingsbeginsel, welk beginsel ook terug te vinden is in het Unieverdrag van Parijs (artikel 2) en TRIPs (artikel 3 lid 1). Het is dus uitdrukkelijk niet zo dat een rechthebbende in het land van herkomst een recht krijgt dat ook in andere verdragsstaten erkend en beschermd wordt. Dat vloeit voort uit het aan intellectuele eigendomsrechten inherente territorialiteitsbeginsel.

Het territorialiteitsbeginsel werd in Nederland in 1936 door de Hoge Raad onderkend in zijn arrest Das Blaue Licht (NJ 1936, 443). Samengevat: uit het territorialiteitsbeginsel in samenhang met het gelijkstellingsbeginsel vloeit voort dat een rechthebbende een bundel van nationale rechten verkrijgt.  Handhaving is enkel mogelijk indien de nationale IE-wetgeving daartoe de mogelijkheid opent.

Rechthebbende op IE-rechten?

Wil men zich kunnen bedienen en profijt trekken van de exploitatie- en verbodsrechten die verbonden zijn aan IE-rechten, dan is het van belang dat men als rechthebbende kan worden aangemerkt. Immers: het doel van IE-rechten is nu juist dat ze de rechthebbende een (in tijd begrensd) exclusief recht verlenen om te profiteren van zijn schepping.

Maar indien IE-rechten steeds en slechts op nationaal niveau werkelijk betekenis kunnen krijgen, dan is het dus mogelijk dat iemand die volgens het Nederlands recht als rechthebbende heeft te gelden, die status niet heeft in Amerika. Of Finland. Of –om het dichter bij huis te zoeken- België.

Het antwoord op de vraag naar welk recht bepaald moet worden wie rechthebbende op een intellectueel eigendomsrecht is, vinden we helaas niet in de diverse verdragen. Hoewel onpraktisch, verwondert dat niet: de vraag naar toepasselijk recht is een internationaal privaatrechtelijke kwestie en moet worden beslecht aan de hand van de zogenaamde internationaal privaatrechtelijke verwijzingsregels.  

Co-auteurschap

En dat is nog niet zo gemakkelijk, zeker niet indien we één en ander betrekken op de vraag hoe en volgens welk recht bepaald moet worden wie rechthebbende is op een auteursrecht. Helemaal moeilijk wordt het in geval van ‘complicerende’ factoren: wat heeft bijvoorbeeld te gelden indien auteursrechten ontstaan tijdens een dienstbetrekking? Niet ieder land treft regels voor een dergelijke situatie. Of denk aan de omstandigheid dat er sprake is van co-auteurschap.  

Deze vraagstukken zijn niet alleen vanuit academisch oogpunt interessant: ook voor de praktijk zijn ze relevant. Stelt u zich maar eens de situatie voor dat iemand in Duitsland inbreuk maakt op software die in Nederland is ontwikkeld. Wie kan dan handhaven? Het softwarebedrijf? Degene die de software ten behoeve van het bedrijf ontwikkelde? Welk recht is van toepassing op de casus en voor welk gerecht moet zo’n zaak worden aangebracht?

Auteursrecht: rechthebbende in het buitenland…of toch niet?

Voor alle landen die zijn aangesloten bij de Berner Conventie en de Universele Auteursrecht Conventie moet het uitgangspunt zijn dat het auteursrecht toekomt aan de werkelijke maker. Dat lijkt een heel helder criterium, maar lang niet altijd is duidelijk wie als de werkelijk maker moet worden aangemerkt. Denk maar eens – ik noemde het hiervoor al- aan het geval van co-auteurschap, of het geval dat er een auteursrecht ontstaat op een werk dat binnen een arbeidsrelatie (al dan niet in dienstverband) werd vervaardigd.

Zoals gezegd schrijven de Berner Conventie en de Universele Auteursrecht Conventie verder niet voor naar welk recht bepaald moet worden wie aangemerkt kan worden als auteursrechthebbende. TRIPs doet dat evenmin. Ook in de literatuur wordt die vraag niet eenduidig beantwoord.

Er zijn wel enkele aanknopingspunten die met enige regelmaat de revue passeren en die- afhankelijk van de concrete omstandigheden van het geval- al dan niet geaccepteerd worden. Voor de praktijk is het daarom van belang om voor een aantal landen na te gaan wat het daar geldende nationale recht uitwijst, zeker indien men het object waarop copyrights rusten internationaal wil exploiteren.

Toepasselijk recht

Voor de bepaling van het toepasselijk recht op het vraag wie rechthebbende is, kan men aansluiting zoeken bij de  lex protectionis. Dit betekent- in het kort- dat het recht van het land waar men zich op bescherming beroept, tevens antwoord geeft op de vraag wie auteursrechthebbende is. Wil men als Nederlands softwarebedrijf bijvoorbeeld optreden tegen een inbreukmaker in België, dan bepaalt Belgisch recht wie auteursrechthebbende is. Treedt men op tegen een inbreukmaker die zich op Spaans grondgebied bevindt, dan zou Spaans recht moeten bepalen wie als rechthebbende kwalificeert.

Lex Protectionis

Deze lex protectionis benadering heeft als voordeel dat het recht doet aan het uitgangspunt dat intellectuele eigendomsrechten nationale rechten zijn die –binnen de kaders van de diverse verdragen- volgens nationaal recht worden ingevuld. Belangrijk nadeel is echter dat er van rechtszekerheid minder sprake is: iemand die in Nederland als rechthebbende wordt aangemerkt, kan er nooit van uitgaan dat hij in vreemde jurisdicties ook als rechthebbende kwalificeert. Hetzelfde geldt voor derden die met de vermeende rechthebbende willen contracteren. Men zal dus steeds nader onderzoek moeten doen, wil men niet voor onaangename verrassingen komen te staan.

Lex Originis

Men kan ook aansluiting zoeken bij de zogenaamde lex originis. De lex originis verwijst naar het recht van het land van oorsprong van het object. In geval van het Nederlandse bedrijf dat in Nederland software heeft ontwikkeld en op wil treden tegen een inbreukmaker in Spanje, geldt dan dat Nederlands recht bepaalt wie rechthebbende is. Behoeft weinig betoog dat de lex originis vanuit praktisch oogpunt de voorkeur verdient. Immers: het is eenvoudiger en minder kostbaar indien men aan de hand van één enkel rechtsstelsel kan bepalen wie als rechthebbende heeft te gelden.

Dit bevordert ook de grensoverschrijdende handel, nu men niet voor elke jurisdictie afzonderlijk hoeft na te gaan of men naar vreemd recht bevoegd is om exploitatiehandelingen te verrichten.

Nationaliteit of woonplaats

Men zou overigens ook nog aansluiting kunnen zoeken bij het recht van het land van nationaliteit of woonplaats van de vermeend rechthebbende voor wat betreft het antwoord op de vraag wie auteursrechthebbende is. Ook voor allerlei andere vermogensrechtelijke aspecten van het auteursrecht zou deze benadering prettig zijn. Bovendien sluit zij mooi aan bij de in de IE-verdragen opgenomen verplichting tot bescherming op grond van de nationaliteit of woonplaats van een rechthebbende.

Uiteraard is het nadeel van deze laatste benadering dat men al gauw verzandt in een cirkelredenering: er moet namelijk eerst bepaald worden wie de rechthebbende is om vervolgens het recht van diens nationaliteit uit te laten wijzen wie rechthebbende is. Volgt u het nog? Juist.

Internationaal privaatrechtelijke verwijzingsregels: aanknopingspunten, geen harde feiten

Bedenk echter steeds dat het om aanknopingspunten gaat: voor zowel de lex protectionis als de lex originis valt het nodige te zeggen indien bepaalt moet worden wie de auteur of maker van een werk is. Deze auteur zal immers als rechthebbende kwalificeren en mag om die reden het auteursrecht exploiteren en handhaven.

Er zijn op dit moment geen wettelijke regels die dwingend vastleggen welke internationaal privaatrechtelijke verwijzingsregel gehanteerd moet worden. Voor de praktijk soms lastig, maar het schept ook kansen en mogelijkheden. Het bestaan van meerdere mogelijke uitgangspunten maakt dat er keuzes mogelijk zijn ten aanzien van de bepaling van het toepasselijk recht bij grensoverschrijdend exploiteren en handhaven. Wij kunnen u in voorkomend geval adviseren.